第2編 戲謔商標之合法性
「戲謔商標」是一種以諷刺、玩笑的手法，模仿現存商標創作出的商標，通常模仿對象是較知名的商標，才能達到戲謔的效果。例如台灣曾發生模仿「愛馬仕(HERMES)」(參照圖1)及「香奈兒(CHANEL)」(參照圖2)的戲謔商品，而日本則有「SHI-SA」模仿「PUMA」(參照圖3)、「フランク三浦」模仿「FRANCK MULLER」(參照圖4)等案件。
圖1
左為欲註冊之戲謔商標「嬌蕉包(BANANE)」，右為「愛馬仕(HERMES)」商標
(圖片來源：台灣智慧財產法院100年度行商訴字第104號判決原文)
圖2
左為戲謔商品「掉漆實心鎖扣」，右為「香奈兒(CHANEL)」商標
(圖片來源：智慧財產法院刑事判決103年度刑智上易字第63號原文)
圖4
左為註冊成功之戲謔商標「フランク三浦」，右為「FRANCK MULLER」商標
(圖片來源：日本智慧財產高等法院平成２７年（行ケ）第１０２１９号 審決取消請求事件原文)
在美國，法律實務上對「戲謔商標」之理論發展已久，例如2007年Louis Vuitton Malletier v.s. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007) 乙案(下稱LV案)之判決曾對「戲謔」做出下列解釋：「戲謔必須同時傳達兩個相對的訊息，即其是原作、其又不是原作，只是以戲謔來代替。而後者是關鍵，其不只須就戲謔與原作做出區別，還須傳達一些清晰的嘲諷、揶揄、玩笑或娛樂等元素。」，「戲謔商標」若符合該解釋，即有可能被認為不會與模仿對象之商標造成之混淆。
上述美國判決曾在台灣智慧財產法院的兩則判決中被引用，其一為前述模仿「愛馬仕(HERMES)」之「嬌蕉包」案。法院認為：「參酌美國第四巡迴上訴法院於Louis Vuitton Malletier v.s. Haute Diggity Dog, LLC.之見解可知，本件商標乃屬合理使用之戲謔仿作，且不生與據以核駁之商標產生混淆誤認之可能等語。但查，原告所舉美國第四巡迴上訴法院於Louis Vuitton Malletier v.s. Haute Diggity Dog , LLC.案之基本事實與本件不同，當事人亦不相同，且我國商標註冊制度係採用先申請註冊主義，而美國則採用先使用主義，二國之商標法律制度不同，故上揭美國案例實無法於本件引用為對於原告有利事實認定之證據。」(智慧財產法院行政判決100年度行商訴字第104號參照)
另一案則為前述模仿「香奈兒(CHANEL)」之「掉漆實心鎖扣」案。法院認為：「學理上所謂「商標之戲謔仿作」（parody），係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，而對商標權予以合理之限制，然商標法本為保護商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展而制定，商標權人經由商標之使用及商標權之保護逐漸建立其品牌價值，且相關消費者藉由商標之識別性而得以區辨各別商品或服務來源，是商標權涉及商標權人之利益與避免消費者混淆誤認之公共利益，如欲允許『商標之戲謔仿作』，模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，且應以『避免混淆之公共利益』與『自由表達之公共利益』予以衡平考量。」、「被告雖辯稱：消費者看到『掉漆實心鎖扣』圖樣理應會會心一笑，明白清楚扣案提包之「掉漆實心鎖扣」圖樣係為戲謔圖樣（世界品牌知名商標怎會掉漆）云云，縱可認屬「詼諧之娛樂性質」，然其所欲表達與如附表1 所示之商標所建立的形象相反或矛盾的訊息為何？未見被告具體之表明，難認「掉漆實心鎖扣」圖樣與表達性作品具有最低程度的關聯，無從判斷其有何文化上貢獻或社會價值而具有犧牲商標權之保護必要性，實屬一商業上搭便車行為。故被告此部分抗辯，並非可取。」(智慧財產法院刑事判決103年度刑智上易字第63號參照)
另一方面，在日本，前述「SHI-SA」模仿「PUMA」乙案中，法院認為：「『戲謔』之概念並非商標法上所定之概念，而係講學上之概念，是否該當商標法第4條第1項第15款，並不是只能以有無該款之法概念該當性來判斷，如下述，原告並非以戲謔引用商標C等之補助參加人的商標之意創作本件商標，且同上述，本件商標與引用商標C在所生稱呼及觀念上相異，外觀也非謂一定類似，難謂其會對補助參加人的商標產生搭便車或稀釋的影響。」日本智慧財產高等法院(平成21年（行ケ）第10404號商標登錄取消決定取消請求事件參照)
而前述「フランク三浦」模仿「FRANCK MULLER」乙案中，法院則認為：「本件商標是否該當商標法第4條第1項第15款，終應以本件商標是否滿足該號所定之要件判斷之，而非以原告商品是否該當於被告商品之戲謔來判斷。」(日本智慧財產高等法院平成２７年（行ケ）第１０２１９号 審決取消請求事件參照)
綜上所述，台日雙方原則上都回歸商標類似性及致混淆之虞之基準進行判斷。對於美國法院實務演繹出之「戲謔」概念，日本法院至多僅提及「戲謔」屬學理上之概念，並未引用其為判決基礎，而台灣智慧財產法院在上述兩案中，皆提及LV案，更甚者，於「掉漆實心鎖扣」案中似引用了LV案部分理論，如符合「戲謔」的要件，商標權則應受限制。惟，「掉漆實心鎖扣」案為刑事訴訟，與上述另外三件屬行政訴訟之性質相異，在刑事訴訟中，或許法官因更加考量表達自由與商標權之平衡，而有較高的可能性接受被告引用「戲謔」之論述為抗辯。
另外，在日本，知名伴手禮「白い恋人」亦曾控告吉本興業販賣之「面白い恋人」之商品包裝侵害其商標權。最終雙方和解，其和解條件為「面白い恋人」必須去除「白い恋人」上原有的絲帶裝飾，以減少兩者的相似度。這樣的和解條件，或許是商業層面的考量，當媒體報導「面白い恋人」時，通常也會連同「白い恋人」一起比較，「面白い恋人」的出現反倒可以增加「白い恋人」的知名度，也因為兩者文義相差甚遠，「白い恋人」的品牌價值、商品形象不易因「面白い恋人」的存在而受到減損。從此案可得知，當擁有的商標已有名到出現模仿者時，不妨考慮其所能帶來之商業效果，判斷利弊得失後，再決定應採何種法律手段對應之。這樣的思考策略，亦與LV案中對「戲謔」之另一論述相呼應：「成功的戲謔，應是可透過造就一形象來增強該知名商標之識別性。」
＊本文僅提供有關臺灣或日本商業法務經營實務的一般性資訊，並非提供專業性法律建議。另外，實際法律適用及其影響，有可能因特定事實關係而有所不同。希望就有關臺灣或日本商業法務經營實務的具體法律問題諮詢者，請向本事務所諮詢。
作者簡介
台灣律師 鄭惟駿
因於國立陽明大學生命科學系就讀期間，在基律科技智財有限公司兼職之機緣，大學畢業後亦在該公司作為專利工程師從事在台灣申請專利（主要為生物科技領域）的相關業務。自2011年起就職於政府機關中華民國行政院原子能委員會核能研究所。從事伴隨該所主力產品――核醫藥物、生質能源等的研發而進行的智慧財產的權利化、授權業務。2012年取得台灣律師資格後，進入寰瀛法律事務所工作，作為實習律師從事智慧財產訴訟業務。2015年4月，通過公益財團法人日本台灣交流協會的獎學金考試後來到日本，就讀於國立一橋大學國際企業戰略研究科。2017年3月於該大學研究科畢業，同年4月進入律師法人黑田事務所。
