第6編 台日間職務發明規定之比較
所屬於公司的員工發明的成果，如符合一定要件，即會被定義為「職務發明」。又因為員工進行發明，可能會利用到公司之資源，故各國的專利法中通常都會就「職務發明」之專利權歸屬或利用有特別規定，以下就台日間專利法所規定之「職務發明」之差異進行分析。
職務發明之定義
台灣專利法第7條第1、2項規定「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計」、「前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計」，而台灣之專利法主管機關智慧財產局亦於民國103年9月版之專利法逐條釋義進一步定義「職務上發明」為：「受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之發明，發明為其工作內容之一，也是執行職務之結果」。因此在台灣的裁判實務中，存在許多身為公司董事、總經理或顧問之被告主張自己與公司間的法律關係非屬雇用關係，故其所完成之發明非屬職務發明之前案，亦有許多因離職後才完成之發明非屬「僱傭關係存續中完成之發明」，而發生的公司與離職員工間之專利權歸屬紛爭。
然而，日本專利法第35條第1項定義「職務發明」為「員工、法人之役員(指董監事或高級幹部等)、國家公務員或地方公務員(以下合稱「員工等」)，於其性質上屬僱用人等之業務範圍、且完成其發明之行為屬員工等於其受僱人等之現在或過去之職務之發明」，因此，如同台灣之「發明人與公司間的法律關係是否該當雇用關係」之類的紛爭，在日本應較不容易發生。
職務發明、業務發明及自由發明之區別
雖然在日本專利法中無明文規定，但在日本，屬於公司業務範圍但與員工現在或過去之職務無關之發明通常被稱為「業務發明」（例如汽車製造業之業務人員發明引擎），另外，不屬於公司業務範圍之發明被稱為「自由發明」（例如汽車製造業之從業人員於下班時間發明樂器）。究為「職務發明」或「業務發明」常難以判斷，因此有許多企業規定員工應於完成「業務發明」時應向企業報告並藉此審查其是否該當「職務發明」。
然而台灣的狀況是，不同於上述日本的三種分類，台灣專利法第7、8條分別規定「職務發明」及「非職務發明」，「非職務發明」係指「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計」，台灣智慧財產局於民國103年9月版之專利法逐條釋義將其定義為「受雇人雖於僱傭關係存續期間完成某些發明，但與本身所執行之職務並無直接或間接之關係，屬發明人自己心智努力之成果」。但是，受雇人於僱傭關係中完成之發明，雖與職務無關，但有可能會基於雇用人所擁有之資源、設備、經驗之便利，而有加以利用之情形，對雇用人而言，對該發明相對提供了援助，考量雙方對研發成果之貢獻及利益之衡平，因此於第8條第1項但書規定受雇人之研發成果如利用到雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬給受雇人後，於該事業實施其發明、新型或設計。
另外關於「非職務發明」完成時對雇用人之報告，台灣專利法第8條2、3項明文規定「受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。」、「雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。」
「職務發明」之專利權歸屬
１．法律上之規定
日本專利法第35條第1項規定「雇用人、法人等在該受雇人就職務發明取得專利權時，就該專利權有通常實施權」；台灣專利法第7條第1項則規定「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬」
因此，有關職務發明之專利權歸屬，雇用人與受雇人未以契約或工作規則約定時，在日本，專利權歸屬於受雇人；但在台灣，專利權歸屬於雇用人。另外，雇用人欲實施該專利時，在日本，雇用人對該專利有通常實施權，但雇用人若想進一步取得該專利權、或專利申請權、或設定專用實施權時，應給予該受雇人相當之利益；如果是在台灣，專利權直接屬於雇用人，而雇用人應支付受雇人適當之報酬。
２．是否應於契約或工作規則約定呢
由於日本專利法第35條2、3項規定「員工等完成之發明，除非該發明屬職務發明，否則事先使僱用人等取得專利申請權、專利權、或為僱用人等設定暫時專用實施權或專用實施權之契約、工作規則或其他約定者，無效」、「員工等完成之職務發明，契約、工作規則或其他約定中，事先規定由雇用人等取得專利申請權時，該專利申請權於發生時即歸屬於雇用人等」，日本企業通常會於契約或工作規則中規定「職務發明之專利申請權歸屬於雇用人」。
不過，在台灣，職務發明之專利申請權依法原本就歸屬於雇用人，因此縱未特別以契約、工作規則規定，職務發明亦屬雇用人所有。但必須注意的是，台灣的職務發明定義為「受雇人於僱傭關係存續中所完成之發明」，因此法律規定專利申請權歸屬於雇用人的只有具「雇用關係」之員工所為之職務發明，董監事、董事長或顧問等該當於「委任關係」者，完成有關其職務之發明時，如契約中未特別規定專利申請權之歸屬，則該權利應屬發明人所有。
＊本文僅提供有關臺灣或日本商業法務經營實務的一般性資訊，並非提供專業性法律建議。另外，實際法律適用及其影響，有可能因特定事實關係而有所不同。希望就有關臺灣或日本商業法務經營實務的具體法律問題諮詢者，請向本事務所諮詢。
作者簡介
台灣律師 鄭惟駿
因於國立陽明大學生命科學系就讀期間，在基律科技智財有限公司兼職之機緣，大學畢業後亦在該公司作為專利工程師從事在台灣申請專利（主要為生物科技領域）的相關業務。自2011年起就職於政府機關中華民國行政院原子能委員會核能研究所。從事伴隨該所主力產品――核醫藥物、生質能源等的研發而進行的智慧財產的權利化、授權業務。2012年取得台灣律師資格後，進入寰瀛法律事務所工作，作為實習律師從事智慧財產訴訟業務。2015年4月，通過公益財團法人日本台灣交流協會的獎學金考試後來到日本，就讀於國立一橋大學國際企業戰略研究科。2017年3月於該大學研究科畢業，同年4月進入律師法人黑田事務所。
